案情

2016年4月，當(dāng)事人萬麗酒店控股公司的委托代理人某律師事務(wù)所向我局投訴舉報，稱我區(qū)洪家街道振興南路8號的萬麗麗都賓館侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)并且構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為，要求我局責(zé)令該酒店立即停止違法行為并給予相應(yīng)的行政處罰。

我局執(zhí)法人員隨后依法對被舉報人萬麗麗都賓館進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)賓館在門口及經(jīng)營場所樓頂均設(shè)有“萬麗·麗都”“wanlilidu”字樣的廣告牌，服務(wù)臺的背景墻上貼有“萬麗·麗都”字樣，賓館房間內(nèi)的茶杯墊、一次性拖鞋等物品上以及床頭柜上的廣告牌均印有“萬麗·麗都”“wanlilidu”字樣。

當(dāng)事人向我局提供了個體工商戶營業(yè)執(zhí)照，名稱為臺州市椒江萬麗麗都賓館。經(jīng)調(diào)查，萬麗酒店控股公司于2001年獲準(zhǔn)注冊萬麗商標(biāo)，注冊號為第1599662號，核定使用在第42類服務(wù)上。萬麗麗都賓館負(fù)責(zé)人陶某于2014 年 12 月23日申請注冊商標(biāo)，核定使用類別為第43類“預(yù)訂臨時住所；餐館；茶館；自助餐廳；飯店；流動飲食供應(yīng)；旅館預(yù)訂；咖啡館”等。2015年11月20日，上述商標(biāo)予以初步審定公告，于2016年2月20日注冊公告。但4月13日，商標(biāo)局又發(fā)布無效公告，宣告上述商標(biāo)因異議無效（編者注：中國商標(biāo)網(wǎng)查詢結(jié)果顯示，第15991838號商標(biāo)雖然于2月21日排版公告完成，但2月19日也就是異議期截止前一天，被提出了異議）。

爭議

在案件調(diào)查后，執(zhí)法人員對案件的定性和處理有不同意見，主要集中在以下三方面：

（一）商標(biāo)經(jīng)宣告無效后，在申請審查期間的使用能否認(rèn)定侵權(quán)？

第一種觀點認(rèn)為：既然商標(biāo)已通過初審公告，且已經(jīng)注冊公告，說明該商標(biāo)經(jīng)實質(zhì)審查被認(rèn)可，因此在審查期間的使用不能認(rèn)定為侵權(quán)行為，而是合理使用。萬麗麗都賓館在 商標(biāo)宣告無效之后仍繼續(xù)使用，才構(gòu)成侵權(quán)。

第二種觀點認(rèn)為：當(dāng)事人突出使用了萬麗標(biāo)識，具有傍名牌的主觀故意，應(yīng)認(rèn)定為侵權(quán)行為，且商標(biāo)最終被宣告無效，那么全部使用過程都是不當(dāng)使用。

（二）是立案處罰還是責(zé)令改正？

持上述第一種觀點的人認(rèn)為：既然在申請審查過程中是合理使用，那么當(dāng)事人突出使用萬麗標(biāo)識的行為，就屬于不當(dāng)使用商標(biāo)的行為，根據(jù)《商標(biāo)法》第四十九條“商標(biāo)注冊人在使用注冊商標(biāo)的過程中，自行改變注冊商標(biāo)、注冊人名義、地址或者其他注冊事項的，由地方工商行政管理部門責(zé)令限期改正；期滿不改正的，由商標(biāo)局撤銷其注冊商標(biāo)”的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人立即整改，嚴(yán)格按照申請注冊的商標(biāo)圖樣規(guī)范使用。

持上述第二種觀點的人認(rèn)為：既然商標(biāo)已被宣告無效，則當(dāng)事人并不享有商標(biāo)專用權(quán)。萬麗商標(biāo)已經(jīng)取得注冊證，在先申請注冊的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)，當(dāng)事人的行為違反《商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)立案處罰。

（三）企業(yè)名稱已經(jīng)注冊該如何處理？

該案的處理還涉及一個問題，萬麗麗都賓館的企業(yè)名稱已經(jīng)核準(zhǔn)了，如果認(rèn)定當(dāng)事人構(gòu)成侵權(quán)行為，那么其企業(yè)名稱是否需要變更？

查閱萬麗酒店控股公司的委托代理人某律師事務(wù)所寄送的紙質(zhì)文書后，發(fā)現(xiàn)此前已有其他地方的執(zhí)法機(jī)關(guān)對類似情形作出處理，但各地的處理結(jié)果并不一致。江蘇省蘇州市相城區(qū)對蘇州陽澄萬麗酒店有限公司的違法行為只責(zé)令改正，并未提及變更企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。浙江省安吉縣市場監(jiān)管局對于當(dāng)事人的商標(biāo)侵權(quán)行為除責(zé)令立即停止違法行為外，還責(zé)令其30日內(nèi)辦理企業(yè)名稱變更登記。另外還有其他一些地方法院的判決書，結(jié)果也不一致。

分析

對于上述問題意見如下：

1.商標(biāo)經(jīng)宣告無效后，在申請審查期間的使用也應(yīng)認(rèn)定為侵權(quán)行為。

從現(xiàn)場調(diào)查情況看，萬麗麗都賓館各處均突出使用萬麗標(biāo)識，說明當(dāng)事人存在傍名牌的主觀故意。

鑒于商標(biāo)局已宣告商標(biāo)無效，該商標(biāo)專用權(quán)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定自始無效。既然商標(biāo)專用權(quán)自始無效，當(dāng)事人又存在明顯的主觀故意，其侵權(quán)行為顯然成立。

2.商標(biāo)侵權(quán)行為處于持續(xù)狀態(tài)，應(yīng)當(dāng)立案處罰。

經(jīng)宣告無效的商標(biāo)，商標(biāo)專用權(quán)自始不存在。當(dāng)事人萬麗麗都賓館的侵權(quán)行為一直在發(fā)生的，應(yīng)按照法律規(guī)定立案調(diào)查。萬麗麗都賓館的行為屬于《商標(biāo)法》第五十七條第（二）項規(guī)定的“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的”商標(biāo)侵權(quán)行為，同時屬于第五十八條規(guī)定的“將他人注冊商標(biāo)、未注冊的馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號使用，誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為的，依照《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》處理”的情形。

3.侵權(quán)企業(yè)的企業(yè)名稱變更需要依申請辦理。

此案中萬麗麗都賓館的企業(yè)名稱是否辦理變更登記手續(xù)，應(yīng)當(dāng)由權(quán)利受侵害一方提出申請；如果未提出申請，相關(guān)行政機(jī)關(guān)不主動處理。

最高人民法院于2009年4月21日印發(fā)了《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》，《意見》第10點有這樣的表述：“企業(yè)名稱因突出使用而侵犯在先注冊商標(biāo)專用權(quán)的，依法按照商標(biāo)侵權(quán)行為處理；企業(yè)名稱未突出使用但其使用足以產(chǎn)生市場混淆、違反公平競爭的，依法按照不正當(dāng)競爭處理……因企業(yè)名稱不正當(dāng)使用他人具有較高知名度的注冊商標(biāo)，不論是否突出使用均難以避免產(chǎn)生市場混淆的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人的請求判決停止使用或者變更該企業(yè)名稱。判決停止使用而當(dāng)事人拒不執(zhí)行的，要加大強(qiáng)制執(zhí)行和相應(yīng)的損害賠償救濟(jì)力度。”

因此，《商標(biāo)法》《反不正當(dāng)競爭法》對企業(yè)名稱侵犯商標(biāo)專用權(quán)行為是否需要責(zé)令辦理企業(yè)名稱變更登記手續(xù)并未作出明確規(guī)定，僅籠統(tǒng)表述為“責(zé)令停止違法行為”。此時，辦案機(jī)構(gòu)可以借鑒《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》處理。

來源：網(wǎng)絡(luò)

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